En el mundo de la gastronomía, los nombres de los platos y productos a menudo se convierten en iconos culturales. Pero ¿qué sucede cuando un nombre popular, sinónimo de un placer culinario, es a su vez una marca registrada de reconocido prestigio? Esta fue la encrucijada legal abordada recientemente por el Tribunal Supremo, en una sentencia que pone de relieve la tensión constante entre la libertad descriptiva en el comercio y los derechos exclusivos de las marcas notorias, o renombradas como se diría ahora.
El caso enfrentó a la empresa titular de las conocidas marcas Donut y Donuts –registrada desde 1962–, contra una compañía que ofrecía rosquillas denominadas Redondoughts y que las describía usando el término donut en su catálogo online. La mercantil titular de la marca Donut interpuso una demanda solicitando, entre otras cosas, que se declarase que se habían violado sus derechos marcarios al usar el signo Donut aplicado a productos de bollería. La demandante subrayó que sus marcas Donuts y Donut gozaban y gozan de notoriedad y renombre.
Inicialmente, tanto el Juzgado de lo Mercantil como la Audiencia Provincial desestimaron la demanda. Argumentaron que no existía riesgo de confusión, y, fundamentalmente, consideraron que el término donut es descriptivo de un tipo de rosco o rosquilla; y, que dicho término, está admitido como tal por la Real Academia de la Lengua, RAE. En esencia, las instancias inferiores sugirieron que la palabra se había lexicalizado, pasando a ser un término común para describir el producto.
Pero ya sabe, amigo lector –y no pocas veces lo hemos repetido– que en derecho dos y dos no necesariamente han de ser cuatro; y así, la más alta instancia, nuestro Tribunal Supremo, TS, en su Sentencia 1505/2025, abordó el recurso de casación interpuesto por la titular de la marca Donut, estimando en parte sus pretensiones y anulando la decisión de la Audiencia Provincial.
La clave del debate legal no residió únicamente en si el término donut describe o no una rosquilla frita y esponjosa, sino si el uso de ese término por parte de la mercantil demandada era «conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial», tal como exige la Ley de Marcas –art. 37 LM– para que un tercero pueda alegar la limitación del derecho de marca por uso descriptivo. Este requisito de lealtad se exige en relación con los intereses legítimos del titular de la marca.
El TS explicó que, aunque el artículo 37 LM busca salvaguardar la posibilidad de que los operadores económicos utilicen indicaciones descriptivas –imperativo de disponibilidad–, este uso debe ser leal.
El Tribunal hizo hincapié en el renombre de la marca Donut. Al tratarse de una marca renombrada, el uso del mismo término por parte de un tercero puede implicar per se un aprovechamiento indebido de ese renombre o notoriedad, con el consiguiente menoscabo de su carácter distintivo y exclusividad.
Entre las conductas consideradas desleales frente al titular de una marca renombrada se encuentran:
- El uso que afecte al valor de la marca, aprovechando indebidamente su carácter distintivo o renombre.
- El uso que pueda implicar un menoscabo del carácter distintivo o del renombre de la marca registrada.
- El parasitismo –free-riding–, donde el tercero se beneficia injustamente del poder de atracción de la marca.
El Supremo advirtió que lo utilizado por la demandada en su catálogo era el signo Donut y no el término dónut –con tilde– recogido en el diccionario de la RAE, el cual además menciona que proviene de la marca registrada Donut®. La RAE recoge la lexicalización –como en los casos de aspirina o pósit–, pero la lexicalización per se no resta distintividad si se reconoce su origen marcario.
Consecuencias y lecciones para la industria alimentaria
Como resultado de la decisión del Tribunal Supremo, se declaró que se habían violado los derechos de marca de la titular de la marca Donut, y la demandada fue condenada a cesar en todo uso del signo Donut en el ámbito comercial de la bollería en España; pero dado que el uso de la misma había sido dirigido exclusivamente a profesionales y había sido muy fugaz, no justificó la sanción de abonar una indemnización.
Esta sentencia es un recordatorio crucial para la industria gastronómica: incluso si un término de marca registrada se vuelve popular o se incorpora a un diccionario –dónut o su titular conserva derechos robustos, especialmente si la marca es renombrada. El uso de una palabra por parte de un competidor, incluso para describir un producto similar, debe ser leal y no aprovecharse del prestigio acumulado por la marca protegida.
El derecho de marcas opera como un guardián de la reputación, asegurando que, desde la perspectiva del consumidor medio, no es lo mismo consumir un Donut que un rosco precocinado de masa frita, incluso si la descripción del producto base parece similar. Es la capacidad de la marca para singularizar su origen y su renombre lo que debe ser protegido del parasitismo de terceros.
En suma, la reputación se construye a lo largo del tiempo a partir de la percepción acumulada que los distintos públicos tienen sobre el comportamiento, la comunicación y el desempeño de una organización, influyendo de manera significativa en la confianza, la credibilidad y la legitimidad de la misma, y de sus servicios y productos.
